Патентные споры судебная практика
Novie-adresa.ru

Строительный портал

Патентные споры судебная практика

Товарные знаки и патенты: актуальная судебная практика

Право на товарный знак и патентное право занимают одно из центральных мест в законодательстве об интеллектуальной собственности (гл. 72, гл. 76 ГК РФ). Вместе с тем рассмотрение связанных с ними споров в суде имеет свои тенденции, о которых следует знать. Этот вопрос неоднократно обсуждался на различных площадках, включая организованный 16-17 апреля 2015 года газетой “Ведомости” Юридический форум.

Так, в последнее время судьи все чаще разрешают споры о сходстве товарных знаков с точки зрения рядовых потребителей, что вызывает немалый резонанс в экспертном сообществе. Патенты же заслуживают отдельного внимания, поскольку с 1 января 2015 года в ГК РФ действует норма, устанавливающая ответственность в виде компенсации за нарушение патентных прав, однако для этого сначала предстоит доказать сам факт нарушения, принимая во внимание ряд важных нюансов.

Рассмотрим эти особенности подробнее.

Рассмотрение судами споров по товарным знакам с позиции рядовых потребителей

Оптимально ли правовое обеспечение вашего бизнеса?

Еще в 2007 году ВАС РФ признал, что вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть рассмотрен судьей с точки зрения рядового потребителя без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности”; далее – Информационное письмо). Экспертиза, подчеркнул Суд, назначается лишь в том случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Указанное информационное письмо напрямую повлияло на дальнейшую судебную практику, причем в последнее время наметились некоторые негативные тенденции в рассмотрении подобных споров.

Напомним, один товарный знак считается сходным до степени смешения с другим, если он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (абз. 6 п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; далее – Правила). Так, в качестве установленных Правилами критериев определения сходства словесных обозначений указаны звуковые (фонетические), графические (визуальные) и смысловые (семантические) характеристики (п. 14.4.2.2 Правил).

Звуковое сходство может определяться, в частности, на основании следующих признаков:

  • наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
  • наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов;
  • вхождение одного обозначения в другое;
  • ударение и т. д.

Графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, алфавита, буквами которого написано слово, и т. д.

Смысловое сходство определяют с помощью следующих признаков:

  • подобие заложенных в обозначениях понятий и идей. Например, суды могут признавать сходными обозначения одного и того же предмета или явления, написанные на разных языках (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. № С01-573/2014);
  • совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
  • противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ознакомиться с позицией ВС РФ и ВАС РФ в отношении защиты исключительных прав можно в системе ГАРАНТ. Для этого в строке базового поиска (F2) необходимо ввести поисковый запрос, например, “товарные знаки и патенты”. Полученный список документов следует отфильтровать, выбрав слева в фильтрах “Высшие суды”.

Правилами также установлены критерии определения сходства для изобразительных и объемных, а также для комбинированных обозначений (п. 14.4.2.3-14.4.2.4 Правил).

При этом, рассматривая споры по товарным знакам, судам следует проверять сходство товарных знаков по всем возможным признакам (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2014 г. № С01-565/2014).

Однако эксперты обращают внимание на следующую проблему. Рассматривая дело с точки зрения рядовых потребителей, судьи нередко не признают сходные обозначения таковыми, даже если формально в решении присутствует исследование признаков сходства. Генеральный директор ООО “Зуйков и партнеры”, патентный поверенный Сергей Зуйков отмечает: “Суды не хотят слушать правила и убеждают себя в сходстве или отсутствии сходства товарных знаков, ориентируясь на собственные представления о сходстве обозначений. Однако в своем письме ВАС РФ ни слова не сказал о том, что, разрешая споры о сходстве товарных знаков до степени смешения, суды должны рассматривать их без учета каких-либо норм права”.

Одним из наиболее ярких примеров, характеризующих подобный подход судов, Сергей Зуйков считает следующий спор.

Истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации. По мнению истца, одно из словесных обозначений, приведенных на товаре ответчиков, полностью совпадает с принадлежащим ему товарным знаком.

Рассматривая данное дело, суды, по мнению эксперта, уделили недостаточно внимания звуковым, графическим и смысловым критериям сходства товарных знаков.

Обосновывая свою позицию, судьи отмечали, что оформление товара ответчика представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят два разных словесных элемента, включая оспариваемый (содержащий слово, совпадающее с товарным знаком истца). При этом, с точки зрения судей, один из двух словесных элементов занимает доминирующее положение, поскольку расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера. Таким образом, именно этот словесный элемент выполняет основную функцию индивидуализации товара. Оспариваемый же словесный элемент, несмотря на доводы истца о совпадении наименований, и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению был признан судом лишь описательной характеристикой товара, не обладающей различительной способностью (подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Разрешая спор, суды не назначали экспертизу. При этом проведенный судами анализ не позволяет с точностью сделать вывод о сходстве или различии товарных знаков.

Это значит, что нарушители получают возможность и дальше использовать такие обозначения вместо того, чтобы нести установленную законом ответственность. К слову, за незаконное использование товарного знака действующим законодательством предусмотрена гражданская (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ). В частности, за такое преступление нарушителю может грозить штраф до 1 млн руб. и даже лишение свободы сроком до шести лет, а также другие виды наказания (ч. 3 ст. 180 УК РФ).

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, многие эксперты считают, что в разрешении споров, связанных с защитой товарных знаков от незаконного использования, судьи должны руководствоваться, прежде всего, не субъективным восприятием, а установленными Правилами критериями сходства. “Я хотел бы призвать всех убеждать суды, что, рассматривая дела с точки зрения потребителя, они не должны забывать о праве”, – говорит Зуйков и советует участникам процесса использовать в качестве доказательств, подкрепляющих их позицию, заключение экспертов и/или настаивать в суде на проведении соответствующей экспертизы.

Возмещение вреда при нарушении патентных прав

Главная особенность, связанная с рассмотрением споров о нарушении патентных прав, заключается в достаточно низком количестве подобных дел в судах. “На 10 споров по товарным знакам всего один спор – патентный. Вызвано это, прежде всего, сложностью доказывания самого факта нарушения”, – рассказывает управляющий партнер ООО “Центр интеллектуальной собственности “Сколково” Антон Пушков. Кроме того, до недавнего времени судьи часто отказывали истцам во взыскании компенсации даже за доказанные факты нарушения патентных прав (постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 января 2013 г. по делу № А56-12802/2012, постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2013 г. по делу № А56-39604/2010). Свою позицию суды мотивировали тем, что ГК РФ на то время не предполагал возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29).

Вместе с тем с 1 января 2015 года в ГК РФ появилась долгожданная статья, регламентирующая ответственность за нарушение патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ). Теперь, если факт нарушения доказан, то вместо возмещения убытков можно потребовать от нарушителя выплатить компенсацию (по выбору правообладателя):

  • в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих объектов исключительного права.

Однако стоит иметь в виду, что данная норма обратной силы не имеет, что также подчеркивают в своих решениях суды (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2015 г. № 09АП-6048/15). Иными словами, если нарушение патентного права произошло до 1 января 2015 года, компенсацию взыскать не получится.

Предметом доказывания по подобным спорам является факт незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Антон Пушков советует при подготовке иска в суд соблюдать следующий алгоритм действий.

Обеспечить наличие неопровержимых доказательств нарушения патентных прав. В качестве доказательств суды нередко рассматривают:

  • рекламные проспекты, в которых предлагаются к продаже те или иные товары и/или оборудование, и таможенные декларации о ввозе соответствующих товаров и/или оборудования (решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2003 г. № А-40-31254/03-83-281);
  • публикации. Например, в публикации может содержаться описание способа использования товара, который полностью совпадает с признаками формулы изобретения, охраняемого патентом (постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. № К-А40/9331-08);
  • протокол осмотра нотариусом доказательств с официального сайта – обычно с помощью этого доказательства устанавливается факт продажи ответчиком товаров, изготовленных с нарушением чужого патентного права (решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 июня 2011 г. № 2-1428/2011) и т. д.

В этих же целях желательно предоставить суду заключение специалиста-патентоведа с профильным техническим образованием. Стоимость услуг такого специалиста напрямую зависит от количества сравниваемых функциональных элементов (узлов, блоков, деталей в устройстве), операций или приемов способа, компонентов или ингредиентов вещества и т. д.) и варьируется в среднем от 20 тыс. руб. до нескольких сотен тысяч рублей.

Кроме того, можно ходатайствовать перед судом о проведении соответствующей экспертизы. Обычно эксперту задаются два вопроса: являются ли признаки того или иного изделия (способа использования изделия и т. п.) аналогичными признакам, охраняемым патентом, и используется ли при производстве изделий ответчика каждый из таких признаков (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2014 г. № 17АП-16869/13, решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 июня 2011 г. № 2-1428/2011). Добавим, что судебное разбирательство по патентным правам – это так называемая “война экспертиз”, поэтому истец должен быть уверен, что сравнил все существенные признаки и доказал наличие факта нарушения.

Провести патентный поиск, чтобы избежать столкновения патентов. Во время слушания дела в суде иногда выясняется, что у ответчика уже есть патент на тот же объект исключительного права – и тогда начинается спор “патент на патент”. В этом случае следует обратиться в Палату по патентным спорам с требованием о признании спорного патента недействительным (п. 1 ст. 1398 ГК РФ, приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 “О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам”). В этих целях также можно воспользоваться помощью экспертов – стоимость услуг по оспариванию патента составляет в среднем от 50 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от сложности дела. После того, как оспариваемый патент будет признан недействительным, обладатель права на другой патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента (п. 9 Информационного письма).

Читать еще:  Нужно ли присутствовать на апелляционном суде

Подготовить расчет и обоснование размера компенсации. Так, например, можно представить суду расчет цены, которая обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта исключительного права – если истец выбрал именно такую форму компенсации (абз. 3 ст. 1406.1 ГК РФ).

Если придерживаться этой схемы действий, можно существенно увеличить шансы на взыскание с нарушителя установленной законом компенсации.

Судебная защита исключительных прав на полезные модели и изобретения

Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.

В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:

  • запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
  • уничтожение спорных изделий за счет ответчика;
  • взыскание убытков или компенсации.

При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.

В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2015 года . Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.

Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:

1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, что определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед убытками. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» . Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.

Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012, указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».

Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300–500 тысяч рублей .

Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера компенсации, ее преимущества по сравнению с убытками становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований об убытках истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:

  • противоправное поведение (нарушение обязательства);
  • наличие убытков (их размер);
  • наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
  • наличие вины причинителя вреда (убытков).

Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам .

Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фиксации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.

В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров.

Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.

Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ, обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2013, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца . Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается даже по запросу суда представить необходимый документ, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 . В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Но такая точка зрения встречается не только в арбитражных судах согласна с исправлениями, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.

Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу . Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается соответствующая позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям. представления документов, необходимых для установления фактов.

Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной ситуации назначается повторная экспертиза . Однако встречаются и судебные акты, в которых суды оценивают выводы (вариант: Однако в некоторые суды оценивают выводы) согласна с вариантом экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2013 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 г. эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующие специальные знания, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что признак «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент.

Читать еще:  Проверка юридического лица на судебные дела

Судебная практика. Дело о защите патентных прав.

Автор статьи: Людмила Харитонова

В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года по делу №А31-12017/2013. В данном постановлении интерес представляет разрешение судом кассационной инстанции вопроса о распределении и об объеме доказывания по делам о нарушении исключительных прав на изобретение, а также об основаниях для применения положений ст. 1400 ГК РФ о праве послепользования. Также стоит обратить внимание на изложение позиции суда по вопросу о форме признания ответчиком факта использования спорного изобретения и о достаточности такого признания для установления юридически значимого обстоятельства.

Истец (а также заявитель кассационной жалобы) – ООО «Промресурс» (г. Москва);

Ответчик – ЗАО Производственно-коммерческая фирма ПКФ «Юпитер» (г. Кострома).

Истец обратился в арбитражный суд Костромской области с исковым заявлением, в котором требовал ограничить объем безвозмездного использования изобретения без расширения объема такого использования средним объемом за 2011 и 2012 год, а именно 22,6 тонны в год. Истец является обладателем исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации №2396360 на порошковую проволоку для микролегирования стали с наполнителем на основе феррониобия. Поводом для обращения в суд стал факт осуществления ответчиком деятельности по производству порошковой проволоки, в которой, по мнению истца, применялось принадлежащее ему изобретение.

Содержание состоявшихся решений:

Решением Арбитражного суда Костромской области от 27 марта 2014 года в удовлетворении требований истца отказано. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2014 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Доводы кассационной жалобы:

1. Судами нижестоящих инстанций не были приняты во внимание доводы истца о необходимости применения к рассматриваемому делу положений ст. 1400 ГК РФ в части регламентации права послепользования ответчика. Необходимость применения именно данной нормы следует из того факта, что начало производства ответчиком проволоки приходится на период прекращения действия патента истца на изобретение в связи с неуплатой патентных пошлин.

2. Доказательством факта использования ответчиком изобретения является указание в отзыве на исковое заявление об использовании ответчиком независимого пункта один формулы спорного изобретения.

Позиции судов первой и апелляционных инстанций: суды пришли к выводу о недоказанности истцом факта использования изобретения ответчиком при производстве проволоки. Также суды не посчитали возможным рассматривать указание ответчика в отзыве на исковое заявление на применение независимого пункта один формулы спорного изобретения как признание иска или обстоятельств, на которых истец основывает свои требования.

Правовые позиции суда кассационной инстанции:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ под использованием изобретения в продукте или способе понимается применение каждого признака изобретения, содержащегося в независимом пункте формулы изобретения. Истец в силу указаний части 1 статьи 65 АПК РФ должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих требований, то есть истец в рассматриваемом деле должен доказать факт использования ответчиком спорного изобретения в том значении, которое ему придает гражданское законодательство. Для этого истцу необходимо было предоставить сравнение признаков запатентованного изобретения с признаками выпускаемой ответчиком продукции. Однако, несмотря на неоднократные предложения суда о необходимости проведения экспертизы, истцом не были представлены соответствующие ходатайства. В силу же требований части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В связи с этим при отсутствии в деле других доказательств, подтверждающих факт использования ответчиком спорного изобретения, истцом не доказаны обстоятельства, на которых он основывает свои требования.

2. Статья 1400 ГК РФ не подлежит применению в рассматриваемом деле, так как истцом не доказан факт использования ответчиком спорного изобретения в период прекращения действия патента. Содержащееся в отзыве на исковое заявление указание на использование пункта один формулы изобретения не может рассматриваться как признание ответчиком обстоятельств, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, а, следовательно, и основанием для вывода о реализации ответчиком права послепользования. Суд при этом учитывал положения статьи 70 АПК РФ, регулирующей процессуальный порядок признания сторонами обстоятельств. В соответствии с указанной нормой соглашение сторон по обстоятельствам должно быть удостоверено их письменными заявлениями с соответствующими отметками в протоколе судебного заседания. Из материалов дела не усматривается факт признания ответчиком факта использования им всех признаков спорного изобретения, так как в протоколе судебного заседания отсутствуют отметки о таком признании и подписи сторон. Также о позиции ответчика относительно признания им обстоятельств использования спорного изобретения, на которые ссылается истец, можно судить по тому, что в отзыве на иск он полностью не признал предъявленные к нему исковые требования, сославшись на недоказанность использования им всех признаков изобретения.

На основании вышеизложенного в удовлетворении кассационной жалобы было отказано.

Таким образом, в данном деле со всей очевидностью вскрылась основная сложность по делам о защите нарушенных патентных прав: доказывание факта использования изобретения. Как нам представляется, наличие в «арсенале» истца заключения эксперта по сопоставлению признаков искомого изобретения с признаками продукта или способа, использованного ответчиком, значительно бы усилило его процессуальную позицию.

Прецедент в судебной практике по защите патентов

ИНТЕЛЛЕКТ-С успешно завершил крупный судебный проект по защите патента, создав новый прецедент по актуальному для судебной практики вопросу.

В деле о защите полезной модели по патенту, принадлежавшему «Заводу АНД Газтрубпласт» (входит в Группу «Полипластик», которая является крупнейшим производителем полимерных труб и инженерных пластиков в СНГ), ИНТЕЛЛЕКТ-С представлял интересы истца – патентообладателя (дело №А41-5626/2012). Поданный иск содержал требование запретить «Заводу полимерных труб» производство и продажу труб, конструкция которых повторяла запатентованную истцом. Дело вел Максим Лабзин, партнер ИНТЕЛЛЕКТ-С, руководитель практики по разрешению споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности.

Судебная экспертиза показала, что «Завод полимерных труб» действительно использовал запатентованную истцом полезную модель в своем производстве. Однако ранее, узнав о предъявленном иске, ответчик подал в Роспатент возражение об оспаривании патента, и в какой-то степени ему это удалось: непосредственно ко дню вынесения решения судом первой инстанции патент был признан недействительным частично, с перегруппировкой признаков патентной формулы. При этом новый патент взамен прежнего «Завод АНД Газтрубпласт» еще не успел получить.

Если толковать закон сугубо буквально, в такой ситуации право истца на полезную модель защите не подлежало. В частности, согласно п. 4 ст. 1398 ГК РФ, «патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент». А п. 1 ст. 1363 ГК РФ гласит: «Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента».

Тем не менее, истец принял решение продолжить судебный процесс, а не ждать выдачи нового патента с новой патентной формулой, хотя закон это допускает. Суды первой и апелляционной инстанций истца поддержали, удовлетворив иск в полном объеме.

Но ответчика такое решение, естественно, не устроило, и он подал кассационную жалобу. Юристы «Завода полимерных труб» указывали на то, что буквальное толкование закона и сложившаяся судебная практика московского округа не позволяют удовлетворять иски в ситуации, когда изначальный патент, на основании которого предъявлен иск, признан частично недействительным. По мнению представителей ответчика, истец должен был обратиться в суд с новым иском о защите своего нового патента, выданного взамен старого, и собрать новые доказательства нарушения, поскольку только после выдачи нового патента возникает право на судебную защиту. Для истца это означало бы новый судебный процесс с неочевидными перспективами.

Максим Лабзин, возражая против позиции ответчика и защищая права «Завода АНД Газтрубпласт», своего доверителя, выразил мнение, что руководствоваться стоит в большей степени духом закона, а не его буквой. Юрист предложил суду принять во внимание тот факт, что вытекающее из патента исключительное право действует с обратной силой – с даты подачи патентной заявки, которая не меняется при выдаче нового патента взамен признанного частично недействительным.

Если исходить из логики ответчика, отметил г-н Лабзин, то получается, что во время технического оформления нового патента существует некий период полного бесправия, когда кто угодно может использовать техническое решение, хотя его правовая охрана оспорена лишь частично. Между тем, такого правового регулирования быть не должно. Конечно, правовая определенность, которую создает патент, очень важна. Но в данном случае объем правовой охраны мог быть определен по вынесенному Роспатентом решению о признании патента частично недействительным: в этом документе была приведена новая формула полезной модели. Кроме того, Максим Лабзин напомнил, что новый патент был представлен суду апелляционной инстанции, так что правомерность удовлетворения иска сомнению не подлежит.

Федеральный Арбитражный Суд Московского округа, рассматривавший кассационную жалобу ответчика, с позицией юриста ИНТЕЛЛЕКТ-С согласился, несмотря на то, что ранее другими судьями этого суда по другому делу был предложен иной взгляд на аналогичную ситуацию.

Таким образом, Максиму Лабзину удалось создать судебный прецедент. Он заключается в том, что при выдаче нового патента взамен признанного частично недействительным исключительное право по новому патенту считается действующим с даты подачи изначальной патентной заявки, охватывает весь этот период (в том числе период действия отмененного патента) и подлежит защите. Поэтому предъявление нового иска не требуется, если новый патент был представлен суду апелляционной инстанции, а основание иска в суде первой инстанции соответствующим образом скорректировано со ссылкой на решение Роспатента.

О практике

Практика разрешения споров компании PATENTUS объединяет юристов по интеллектуальной собственности и патентных поверенных. В нашем активе более 400 судебных дел , успешный опыт представления интересов в судах, Палате по патентным спорам (Роспатент), ФАС и полиции. Мы одни из немногих, кто имеет постоянный большой объем дел в Суде по интеллектуальным правам .

PATENTUS отмечен в авторитетных международных рейтингах: Chambers Europe, Legal 500 EMEA, Best Lawyers, IAM Patent 1000, IP STARS, WTR 1000, Leaders League, WIPR Leaders.

Дмитрий Марканов и Алексей Михайлов рекомендованы в рейтинге ИД “Коммерсант” как ведущие юристы по интеллектуальной собственности в России.

Читать еще:  Обжалование действий должностных лиц в судебном порядке

Мы входим в ТОП 20 лучших юридических компаний в рейтинге “Интеллектуальная собственность – Право.Ру 300” (2013-2019 г.)


Наши принципы:

1. Заранее объективно оцениваем шансы, предлагаем стратегию и честно сообщаем о возможных трудностях ведения дела.

2. Сразу определяем конечную стоимость услуг и оговариваем все факторы, способные повлиять на величину расходов клиента.

3. Соблюдаем конфиденциальность, за нарушение которой мы готовы принять на себя полную имущественную ответственность.

4. Делаем максимум и сражаемся до конца, внутренняя система мотивации сотрудников нашей компании направлена исключительно на результат.

5. Знакомим клиента со всеми документами, и всегда принимаем к сведению Ваши замечания и пожелания.

6. Никогда не берем дела, если имеет место конфликт интересов с клиентом.

7. Мы помогаем, а не просто зарабатываем деньги на ведении дел!

Заметим, что споры по интеллектуальной собственности являются одними из наиболее сложных дел. Достижение успешного результата возможно только при наличии собственного положительного опыта ведения дел такого рода. А это, в свою очередь, напрямую зависит от глубоких знаний правовых норм и актуальной правоприменительной практики.

Качественное сопровождение споров по интеллектуальной собственности могут обеспечить только узкоспециализированные в данной сфере юристы. Мы будем рады защитить Вашу интеллектуальную собственность, сделаем максимум для достижения лучшего результата.

Эксперты практики разрешения споров

Марканов Дмитрий Юрьевич

Опыт работы в сфере защиты исключительных прав — с 2003 года.

В период с 2003 по 2006 годы Дмитрий руководил отделом защиты интеллектуальной собственности АМО ЗИЛ, где им была построена и введена в действие комплексная система охраны интеллектуальной собственности, проведена ревизия патентов, разработаны Положение об охране интеллектуальной собственности и Положение о коммерческой тайне. Компанией были получены права на некогда утраченный товарный знак «ЗИС», имеющий историческое значение для старейшего в России автомобильного завода. По инициативе и под непосредственным руководством Дмитрия на предприятии была произведена уникальная оценка всех патентов и товарных знаков, по итогам которой все объекты исключительных прав были поставлены на баланс компании, существенно увеличив её активы (стоимость только товарного знака «ЗИЛ» составила 100 000 000 долларов США).

Затем, в течение нескольких лет Дмитрий возглавлял юридический отдел одной из ведущих юридических компаний в сфере защиты интеллектуальной собственности, где специализировался на ведении сложных судебных споров. В производстве отдела за 6 лет работы было более 300 различных судебных дел, часть из которых имеет прецедентный характер. Дмитрий представлял интересы клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, в антимонопольной службе, в Палате по патентным спорам (Роспатент), в органах внутренних дел и в таможенной службе РФ.

Дмитрий Марканов рекомендован в рейтинге ИД “Коммерсант” как ведущий юрист по интеллектуальной собственности в России.

Грудина Лариса Викторовна

Опыт работы в сфере защиты исключительных прав — с 1984 года.

Лариса Викторовна в январе 1984 г. была зачислена в штат ВНИИГПЭ (в данное время – ФИПС) в качестве эксперта отдела «Спецтехника», в 1992 году стала экспертом международной группы отдела «Товарные знаки» ФИПС. В период с 1998 по 2008 годы занимала должность ведущего государственного патентного эксперта отдела «Товарные знаки» ФИПС. За годы работы в ФИПС Ларисой Викторовной была произведена экспертиза более 15 000 тысяч товарных знаков.

В 2008 году Лариса Викторовна присоединилась к коллективу компании PATENTUS, в которой она является главным экспертом по регистрации товарных знаков, а также руководит направлением рассмотрения дел в Палате по патентным спорам. В интересах клиентов Лариса Викторовна неоднократно преодолевала отказы Роспатента, с её помощью были зарегистрированы права на следующие товарные знаки: Фаворит Моторс, Бретань Авто, Джермук, телеканал “Футбол”, телеканал “Парк развлечений”, кинокомпания ИНТЕРСИНЕМА, кинокомпания Masterskaya, кинокомпания Рекун, Yoshida, НОЧНОЙ КЛУБ КОЛОРАДСКИЙ ПАПА, PRIME MARK, CLI.ru, ALESSANDRO BONIMI, FARAM и пр.

Лариса Викторовна успешно защищала в Палате по патентным спорам права на множество товарных знаков, среди которых: Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, ОМЕГА, BIBERTALER, MAYS, МАГНЕЛИТ, DaPino, COLOMBO MOBILI и др.

Михайлов Алексей Викторович

Ведение патентных споров

Опыт работы в сфере защиты исключительных прав — с 2006 года.

Алексей является Патентным поверенным РФ и Евразийским патентным поверенным. В 2006 году Алексей получил степень магистра техники и технологий, в Московском государственном университете тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, ф-т Биотехнологии и органического синтеза, по специализации: синтез и биологическая активность продуктов тонкого органического синтеза. 2007 – 2008: WIPO General Course on Intellectual Property. 2006 – 2008: Повышение квалификации по программе “Подготовка экспертов – рассмотрение заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы” в Российском Государственном Институте Интеллектуальной Собственности. 2011 – 2013: Магистратура по направлению “Судебная защита интеллектуальной собственности” в Российской академии правосудия, ф-т Повышения квалификации. Специализация в области защиты патентных прав.

В компетенцию Алексея входят: органическая химия, органический синтез, фармацевтика, медицина, биотехнологии, генная инженерия.

В 2006 году Алексей был принят на должность государственного патентного эксперта в Федеральный Институт Промышленной Собственности (ФИПС, Роспатент). В 2009 году Алексей присоединился к коллективу компании PATENTUS, где он занимается регистрацией, оспариванием и защитой патентов. Алексей консультировал крупные фармацевтические компании по вопросам аннулирования патентов в административном и судебном порядке, продления срока действия патентов, а также по ведению судебных процессов о запрете использования изобретений.

Мещерякова Мария Александровна

Ведение судебных споров
Патентный поверенный РФ № 2135

Опыт работы в сфере интеллектуальной собственности – с 2014 года (юрист с 2008 года). Мария имеет успешный опыт представления интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по делам в сфере интеллектуальной собственности.

Савиных Татьяна Валерьевна

Ведение судебных споров
Патентный поверенный РФ № 2126

Борьба с контрафактом, аннулирование товарных знаков по неиспользованию, ведение дел в Палате по патентным спорам, внесение товарных знаков в Таможенный реестр.

Грудина Ангелина Олеговна

Ведение судебных споров
Патентный поверенный РФ № 1618

Борьба с контрафактом, аннулирование товарных знаков по неиспользованию, ведение дел в Палате по патентным спорам, внесение товарных знаков в Таможенный реестр.

Услуги Практики разрешения споров

Основным направлением деятельности практики является разрешение всех категорий споров в сфере интеллектуальной собственности. Мы ведем дела как по оспариванию/сохранению правовой охраны товарных знаков и патентов, так и дела, связанные с пресечением нарушения исключительных прав. Ниже приводим лишь некоторые категории дел:

Суд по интеллектуальным правам:

– судебное оспаривание любых решений Роспатента;
– оспаривание решений Арбитражных судов и постановлений Арбитражных апелляционных судов;
– аннулирование товарных знаков в связи с неиспользованием.

– запрет использования объектов исключительных прав и взыскание компенсации за их незаконное использование;
– оспаривание сделок с объектами исключительных прав;
– оспаривание решений третейских судов;
– защита исключительных прав в сети Интернет, доменные споры.

– пресечение недобросовестной конкуренции при использовании и приобретении исключительных прав;
– пресечение недобросовестной рекламы.

– оспаривание предоставления правовой охраны товарным знакам и патентам;
– оспаривание решений экспертизы по заявкам.

– привлечение нарушителей к административной и уголовной ответственности за нарушение исключительных прав.

Федеральная таможенная служба:

– внесение товарных знаков в таможенный реестр;
– противодействие «серому» импорту;
– поддержка в судах решений таможенных органов.

Марканов Дмитрий Юрьевич – Управляющий партнер. Патентный поверенный РФ рег. №1567

бесплатную консультацию наших лучших специалистов.

(495) 514-05-94 звоните в Москве

8 (800) 100-82-47 бесплатно из
других городов

или закажите обратный звонок

Марканов Дмитрий Юрьевич –
Управляющий партнер. Патентный поверенный РФ рег. №1567

Новости

Юристы компании PATENTUS во главе с Марией Мещеряковой восстановили правовую охрану товарного знака клиента.

Компания Organic Food обратилась к нам с просьбой по защите ее интересов от недобросовестных действий бывших сотрудников компании, которые зарегистрировали в качестве товарного знака и начали использовать логотип товаров для животных Delimeal, который многие годы был визитной карточкой Organic Food.

В интересах клиента ООО «ВЕЛОАРТ» юристы PATENTUS подали исковое заявление о защите исключительных прав на товарный знак «MAVERICK».

Кейсы

Летом 2012 году московская компания «МОРЕСУШИ» выявила, что в г. Самаре функционирует ресторан с одноименным названием – «Море суши». По итогам переговоров, которые наш клиент вел самостоятельно с руководством самарского ресторана, был получен отказ в удовлетворении предъявленных требований. Самарская компания продолжила использовать обозначение «Море суши» в качестве названия ресторана.

Клиентом компании ПАТЕНТУС является ООО «СТРОВА-медиа» – организатор крупнейшего российского рок-фестиваля «KUBANA». Фестиваль «KUBANA» единственный российский фестиваль, который входит в рейтинги европейских ассоциаций, в фестивале участвуют большое количество российских и зарубежных исполнителей, за время существования фестиваля его посетили более 300 000 человек.

Франшиза «Провокации», созданная в 2010 году, оказалась одной из самых молодых в рейтинге, но по количеству франчайзинговых предприятий опередила компании с десятилетней историей. Благодаря быстрому росту сети, сегодня под брендом работает более 100 магазинов франчайзи. Кроме того, согласно классификации Forbes, «Провокация» вошла в наиболее популярную и прибыльную на российском рынке категорию — непродуктовой розницы.

Отзывы

Тутта Ларсен, известная телеведущая, радиоведущая, журналист

“Я зарегистрировала свой творческий псевдоним как товарный знак, в первую очередь для того, чтобы защитить его от использования недобросовестными предпринимателями (что уже неоднократно имело место). Ну и, конечно, с дальнейшей перспективой создания когда-нибудь собственного бизнеса под этой маркой. И каково же было мое изумление, когда нам пришло возражение. У меня не укладывалось в голове, что кто-то может оспаривать мое право использовать мое же собственное имя, которое я придумала и ношу публично вот уже почти 20 лет!

Когда же я узнала, кто хочет отозвать мое свидетельство, я совсем приуныла: промышленный гигант, крупнейший производитель детской одежды, компания из Европы с огромным штатом юристов и опытом защиты своих интересов по всему миру! Сомнений в том, что они меня «раздавят», почти не было, но я все-таки решила побороться и обратилась в «ПАТЕНТУС».

До сих пор не верится, что мы выиграли это дело, и настолько быстро и чисто. Я очень благодарна замечательным юристам компании «ПАТЕНТУС» за то, что они отстояли мой товарный знак и мое имя в нелегкой борьбе. За их высочайший профессионализм и надежность. За то, что я даже не успела как следует попереживать и мне не пришлось обивать пороги, гоняться за бумажками, стоять в очередях. За мое душевное спокойствие и сохраненные нервные клетки.

И вообще, это очень важно и здорово: становиться свидетелем торжества справедливости. Спасибо!”

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector